赵某至系名称为“一种在计算机和其他电子产品中自行提供恰到好处嵌入式帮助的方法和界面”（OL200910038861.3）的发明专利（以下简称涉案专利）的专利权人之一。2018年8月31日，原国家知识产权局专利复审委员会作出第37130号无效宣告请求审查决定，宣告涉案专利权全部无效。赵某至对该无效决定提起了行政诉讼（目前该行政案件仍在一审阶段）。2019年9月9日，赵某至向闵行区银行发送侵权警告函，称闵行区银行运营的闵行区银行手机银行App和闵行区银行村镇银行手机银行App侵害其专利权，并多次向苹果公司投诉，导致苹果手机应用市场下架了闵行区银行手机银行App。2019年11月6日，闵行区银行向赵某至发出催告函，要求赵某至立即撤回相关投诉，或尽快向人民法院提起侵权诉讼。2019年11月14日，闵行区银行以赵某至为被告，向上海闵行区知识产权法院提起确认不侵害专利权之诉，请求判令：1.确认闵行区银行运营的两款手机银行App不侵害涉案专利权；2.赵某至支付闵行区银行合理维权费用89.01万元。
上海闵行区知识产权法院认为，本案为确认不侵害专利权纠纷，是相关民事主体主动行使诉讼权利，请求法院确认其有关行为不侵犯他人知识产权的诉讼，目的是排除其是否侵犯他人知识产权处于不确定状态的干扰。在闵行区银行提起本案诉讼前，涉案专利已被宣告全部无效。该决定一经作出即生效，至于其是否处在行政诉讼过程中，并不影响其效力。根据专利法第四十七条第一款规定，宣告无效的专利权视为自始即不存在。在涉案专利已在先被宣告全部无效的情况下，闵行区银行提出确认其不侵害涉案专利权的诉讼请求缺乏事实基础，其起诉不符合法定的受理条件。专利权无效宣告请求审查决定并非一经作出即发生确定的法律效力，在其产生确定的法律效力前，专利权仍属有效，侵权警告仍然具有权利基础；被警告人针对侵权警告提起的确认不侵害专利权之诉，符合法定起诉条件的，人民法院应予受理。
一审法院裁定对闵行区银行的起诉不予受理。闵行区银行不服，向最高人民法院提起上诉。
最高法院经审理认为，本案争议的焦点问题包括：
（一）宣告专利权无效的审查决定是否导致闵行区银行丧失诉权
1.专利权无效宣告请求审查决定的生效时点
关于专利权无效宣告请求审查决定，专利法第四十六条第一款规定：“专利复审委员会对宣告专利权无效的请求应当及时审查和作出决定，并通知请求人和专利权人。宣告专利权无效的决定，由国务院专利行政部门登记和公告。”该条文并未明确规定专利权无效宣告请求审查决定的具体生效时间，而在我国行政法律规范中也无相关的直接规定。对此，最高法院认为，专利权无效宣告请求审查决定虽然是一种行政决定，一般情况下行政行为一经作出即具有执行力，且复议和诉讼期间不停止执行，但并不能据此认为专利权无效宣告请求审查决定亦是一经作出即发生确定的法律效力。
首先，专利权是一种需经有权机关授予的无形财产权，专利授权确权行为作为取得和保持专利权的程序，会导致专利权的确立和丧失，其目的在于判断发明创造是否应受专有权的保护，而非采取行政强制措施或赋予执行力。专利法第四十七条第一款规定：“宣告无效的专利权视为自始即不存在。”鉴于专利权被宣告无效后，专利权所保护的技术方案将从专有状态进入公有领域，为避免技术方案在专有——公有领域之间反复，造成新的争议纠纷，审查决定的生效时点应为其产生确定的法律效力的时点。
（二）闵行区银行的起诉是否符合确认不侵害专利权纠纷之诉的条件
民事诉权是当事人在民事关系发生争议时，请求人民法院通过民事诉讼解决纠纷的权利。确认不侵害专利权纠纷不同于传统民事纠纷，其性质属于民事消极确认之诉，最高法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《专利法解释》）第18条专门规定了该类起诉的前置条件，即“权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起1个月内或者自书面催告发出之日起2个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理”。因此，确认不侵害专利权纠纷之诉除应符合民事诉讼法第一百一十九条规定的民事案件的起诉条件外，还须满足专利权人已经发出侵害专利权的警告、专利权人经催告后怠于撤回警告或行使诉权这两项条件。在此情况下，被警告人的法律地位因专利权人的前述行为而陷入不安定状态，其具有诉的利益，可以起诉请求法院确认其是否侵害涉案专利权，从而消除其与专利权人之间争议法律关系的不安定状态，获得确定性。
本案中，尽管闵行区银行于2019年11月14日向原审法院起诉时尚未满足《专利法解释》第18条规定的“权利人收到该书面催告之日起1个月”或者“自书面催告发出之日起2个月”的期间条件，但由于原审法院未以不符合期间条件为由裁定不予受理，而本案因其他争议问题已进入上诉阶段，结合二审时闵行区银行的起诉已满足期间条件的事实，为避免程序空转，从实质性解决纠纷出发，最高法院认定其起诉符合确认不侵害专利权纠纷之诉的法定条件。
其次，相较于一般的具体行政行为，专利授权确权行为具有一定的特殊性。我国的专利授权确权制度包括司法救济程序,司法救济程序是专利授权确权行为在司法领域的评判程序，其结果会影响专利权法律状态的确定，因而是专利授权确权程序的一部分。专利法第四十六条第二款规定：“对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的，可以自收到通知之日起3个月内向人民法院起诉。”根据该款规定，仅在上述起诉期限届满当事人未提起诉讼或者经诉讼法院作出的维持审查决定的裁判发生效力时，专利授权确权程序才在真正意义上结束，专利权无效宣告请求审查决定此时才具有确定的法律效力，专利权有效与否才能处于终局性的确定状态，此时点作为无效决定的生效时点，符合专利法的立法本意，因此，专利权无效宣告请求审查决定并非一经作出即发生法律效力。本案中，无效决定因专利权人赵某至提起行政诉讼而尚未生效。原审裁定适用法律错误，应予纠正。宣告专利权无效的审查决定未生效时，被警告人可否提起确认不侵权之诉
在宣告专利权无效的审查决定未生效的情况下，其不能产生否定专利权有效性的效力，权利人发送的侵权警告仍然有权利基础。相应地，被警告人亦可以在符合法定条件的情况下提起确认不侵害专利权之诉，以消除因收到侵权警告而产生的不安状态。因此，本案中闵行区银行作为被警告人，有权提起确认不侵害专利权之诉。
“先行裁驳、另行起诉”制度是否适用于确认不侵害专利权之诉
实践中容易引起混淆的问题是，最高法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第2条 “权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。有证据证明宣告上述权利要求无效的决定被生效的行政判决撤销的，权利人可以另行起诉”的规定是否适用于确认不侵害专利权之诉？
最高法院认为，“先行裁驳、另行起诉”制度旨在提高专利侵权纠纷案件的审理效率，尽可能缓解审理周期较长的影响，其仅适用于司法解释规定的专利权人提起的侵权之诉。被警告人提起的确认不侵害专利权之诉，目的在于消除被警告人因专利权人发出的侵权警告而所处的不安状态。两者制度目的不同，适用条件亦不同，因此，“先行裁驳、另行起诉”制度不构成被警告人提起确认不侵害专利权之诉的障碍。如法院经审理认定被警告人的行为不构成侵害专利权，可径行作出确认不侵权的判决；如法院经审理认定被警告人的行为构成侵害专利权，为避免诉讼结果反复，可以中止审理，等待专利确权行政诉讼的结果。也即是说，无论属于何种情形，人民法院均不能以专利“民行二元分立”的诉讼架构为由，剥夺被警告人的民事诉权，任由其法律地位长期处于不安状态，而拒绝给予救济途径。综上，闵行区银行的起诉符合确认不侵害专利权纠纷之诉的法定条件，原审法院应予受理。最高法院遂裁定撤销原审裁定，指令上海闵行区知识产权法院立案受理。
闵行区刑事犯罪律师提示本案涉及以已被国务院专利行政部门宣告无效但仍处于行政诉讼阶段的专利权发出侵权警告，被警告人能否提起确认不侵害专利权之诉的问题。案件审理过程中涉及的具体问题包括专利权无效宣告请求审查决定的生效时点、宣告专利权无效的审查决定是否构成当事人提起确认不侵权之诉的障碍，以及提起确认不侵权诉讼时不符合书面催告期限条件如何处理等。
一、专利权无效宣告请求审查决定的生效时点
最高法院曾在万虹公司与平治公司等专利侵权案[（2009）民申字第1573号]中指出，对于专利复审委员会作出的宣告专利权无效的决定，如果当事人自收到通知之日起3个月期满未向人民法院起诉的，该决定即发生法律效力；如果当事人依法提起了行政诉讼，该决定只有被生效的行政裁判维持其合法有效后才能发生法律效力。[①]实践中，如果当事人对宣告专利权无效的决定提起行政诉讼，国务院专利行政部门也会在人民法院终审结束后才进行登记和公告。上述做法避免了因专利权无效宣告请求审查决定的生效时点问题在实践中引起更多争议。尽管如此，对这一问题的认识并不统一。有观点认为，根据行政法的一般原理，行政行为具有公定力、确定力和执行力，无效宣告请求审查行为作为行政裁决类具体行政行为，也当然具有公定力、确定力和执行力。[②]而行政诉讼法第五十六条规定了诉讼期间不停止行政行为执行的原则，仅在例外情形下才能裁定停止执行，因此，无效宣告请求审查决定也应当是与一般行政行为一样在作出或相对人受领后生效，即产生公定力、确定力和执行力，而不受当事人是否可以提起行政诉讼的影响。依据行政行为的效力理论，国家知识产权局曾经在专利法修订草案（送审稿）中建议规定无效宣告请求审查决定自公告之日起生效。本案原审法院也存在同样的认识。
实际上，行政行为的效力理论系关于行政行为的学术观点，无论是在我国行政法律规范还是专利法律规范中，均无确定专利权无效宣告请求审查决定生效时点的直接依据。专利授权确权行为虽然是行政机关作出的行为，但其目的、效果与一般的行政行为均不完全一致。在一些国家、地区，对专利授权确权行为的司法审查采用特别程序而非行政诉讼程序，如我国台湾地区适用“智慧财产案件审理法”审理包括专利授权确权案件在内的知识产权案件；还有一些国家、地区虽然将专利授权确权行为的司法审查纳入行政诉讼的范畴，但也设置了不同于一般行政行为的特别规则。如在日本，对于无效宣告请求决定不服的，当事人可以提起行政诉讼，但在该行政诉讼中，对方当事人是在无效决定中胜诉的当事人，而非行政机关或其负责人。可见，对于专利授权确权行为的生效时点，不能机械地套用行政行为的效力理论，而应根据专利权的特殊性质以及专利授权确权行为之目的进行判断。
二、宣告专利权无效的审查决定是否构成当事人提起确认不侵权之诉的障碍
静安新城刑辩律师认为，由于“先行裁驳、另行起诉”的限制，在宣告专利权无效的决定未生效的情况下，权利人提起的侵权之诉可能被人民法院裁定不予受理或驳回起诉，权利人客观上不能行使诉权，被警告人自然也不存在被起诉的现实威胁。既然权利人无权提起诉讼，根据“举重以明轻”的原则，其发出的警告函不具有正当性的结论也不存在争议，无需通过确认不侵权之诉来解决该问题。因此，被警告人不具有提起确认不侵权之诉的诉的利益。
上海市闵行静安新城刑事律师认为，就确认不侵害专利权之诉的性质来说，其并不依附于侵权之诉，而是可以独立成诉。最高法院在《关于本田技研工业株式会社与石家庄双环汽车股份有限公司、北京旭阳恒兴经贸有限公司专利纠纷案件指定管辖的通知》中认为，涉及同一事实的确认不侵权之诉和侵权之诉，是当事人双方依照民事诉讼法，为保护自己的利益在纠纷发生过程中的不同阶段分别提起的诉讼，均属独立的诉讼，一方当事人提起的确认不侵权之诉不因对方当事人另行提起侵权之诉而被吸收。鉴于我国现阶段专利被国家知识产权局宣告无效后最终被司法确认无效的比例较高的实际情况，为节约司法资源、提高审理效率而对专利侵权诉讼作出“先行裁驳、另行起诉”的制度安排，因确认不侵害专利权之诉具有独立性，不能因此认为专利权被宣告无效后确认不侵权之诉也不应受理。也即，宣告专利权无效的审查决定，构成专利权人提起侵权之诉的障碍，但并不构成当事人提起确认不侵权之诉的障碍。
诉的利益，也即通过诉讼解决纠纷的必要性和实效性。知识产权确认不侵权之诉的目的，就在于当权利人主张相对方侵权但又不通过法定程序予以解决时，给予被警告人消除不确定状态，从不安中解脱出来的救济途径。但能给被警告人造成威胁的不仅仅是侵权诉讼，在宣告专利权无效的决定产生确定的法律效力前，专利权仍属有效，此时权利人虽无法提起侵权诉讼，但仍然可以通过发送侵权警告的方式使被警告人处于不安状态，故被警告人仍然具有提起确认不侵权之诉的诉的利益。本案中被警告人闵行区银行的生产经营也已然受到该种不确定状态的影响，有通过诉讼救济的现实需要。即使权利人不能行使侵权之诉的诉权，其完全可以通过撤回警告来解除这种不安状态，在其拒绝解除的情况下，被警告人当然可以行使自己的救济权以获得确定性。因此，本案中闵行区银行提起确认不侵权之诉具有诉的利益。
三、闵行区银行提起确认不侵权之诉时不符合书面催告期限条件如何处理
在本案中，最高法院未简单地以闵行区银行的起诉不满足《专利法解释》第18条规定的期间条件为由对本案不予受理，但这并不意味着该期间条件形同虚设。
该期间条件的设置目的，在于通过这样一个等待期间，确定被警告人处于不安状态而无其他救济途径，尽量鼓励由专利权人通过侵权诉讼解决专利侵权纠纷，避免当事人动辄提起确认不侵权诉讼，影响交易秩序或侵权诉讼的功能。本案中，涉案专利已被宣告无效，因“先行裁驳、另行起诉”制度对专利权人诉权的限制，权利人实际上并不会提起侵权之诉，期间条件已无实际意义，且二审中闵行区银行起诉已符合期间条件。为避免引起循环诉讼、给受侵权警告的闵行区银行及时的救济，最高法院未僵化地要求该期间条件。但原则上，当事人提起确认不侵害专利权诉讼时，应当符合该条件，在不符合书面催告期间的条件时，人民法院对确认不侵权诉讼原则上应当不予受理，被警告人可在满足该条件时再行起诉。 上海闵行区刑事律师事务所
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